知財研セミナー
｢権利行使を考慮した米国出願の留意点」
一般財団法人知的財産研究教育財団では、国内外の知財情勢に精通している方をお招きし、知的財産に係る制度運用の動向や注目判決等を皆様にご紹介する活動を行っております。このたび、米国Yoshida & Associates, LLCの吉田 健一郎氏（米国特許弁護士）に、「」と題して、ご講演をいただくことになりましたので、ご案内いたします。皆様、奮ってご参加ください。
開催概要
| 日 時 | 2022年7月14日（木）10：00－12：00 （質疑応答含む） | ||
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| 講 演 |
「権利行使を考慮した米国出願の留意点」 講師：吉田 健一郎 氏 |
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| 開催手段 | Zoom（オンラインセミナー形式） | ||
| 定 員 | 90名 （先着順) | 参加費 | 賛助会員：2,000円 一般：4,000円 （知的財産研究所の賛助会員制度） 知的財産管理技能士会会員：3,200円 |
| 質問受付 | 事前に質問がある方は申込フォームの質問欄に記入して下さい。セミナーでは質疑応答の時間を設けるほか、セミナー終了後の講師への質問も受け付けます。質問内容によっては、回答出来ない場合があることをご了承ください。 | ||
概要
米国出願件数は企業の技術革新の指針として、歴史的に重要視されてきた。米国出願件数に執着する一方、登録特許の請求項の範囲や明細書の精度はあまり重要視されてきていないのが現状かと思う。確かに、日本企業による行使率は皆無か極小なので、請求項の範囲や明細書の精度の考慮は対比効果によると推測される。
私が代理経験のある日本企業の権利交渉で、行使する特許権に戦略や判例が十分に反映されていないことを実感する。全ての出願案件を一律に考慮することは難しいと思うが、基本的な判例考慮・戦略は権利化の上で不可欠の様に思える。また、出願案件は一件ずつ特徴がユニークなので応用はあくまで米国特許法と判例に詳しい米国特許弁護士に助言を請うのが賢明であろう。具体的な以下の課題を解説したい。
- 優先権とPreliminary Amendment
- means plusを使用しない場合でも112条 (f)による請求項幅の限定解釈
- 明細書の開示幅と請求項との関係
- 独立請求項の種類と幅の長所
- 補正による権利化幅の影響
- 行使時に交渉相手の対応
略歴
吉田 健一郎 氏
米国特許弁護士
Yoshida & Associates, LLC パートナー
Philadelphia, PA
- 1975年
- AFS (American Field Service) 高校留学
- 1981年
- Brown University (アイビーリーグ) 神経科学部卒業 (ScB)
- 1985年
- Brown University大学院 神経科学部修士課程卒業 (MSc)、Brown University大学院 コンピュータサイエンス学部 修士課程卒業(MSc)
- 1991年
- Temple University School of Law ジュリスドクター(JD)、ペンシルバニア州弁護士登録、CAFC, USPTO 弁護士登録
- 1991年
- ウッドコック・ワシュバーン特許事務所（現在はBaker Hostetler, Philadelphia）
- 1998年
- Knoble Yoshida & Dunleavy, LLC特許事務所パートナー
- 2012年
- Yoshida & Associates, LLC 特許事務所パートナー
- 現在の主要執務は、日本企業顧客の鑑定書、ライセンス交渉代理と米国出願。
- 得意技術分野は、高度な画像処理ソフト、通信ソフト、制御ソフト、ソフト一般、機械一般。
- 約30年間にわたる米国出願と日本企業のライセンス交渉代理経験。
- 技術面と法律面の細やかな顧客サポートを得意としており、定期的（年2回）に来日。
- 日本国際知的財産保護協会と知的財産研究所を通じての調査・論文の出版あり。
- 以下団体主催による米国知財に関するセミナーの講師を経験。
日本国特許庁、日本国防衛省、日本国際知的財産保護協会 (AIPPI-JP)、知的財産研究所 (IIP)、東京都中小企業振興公社東京都知的財産総合センター、日本機械輸出組合( JMC)知的財産権問題専門委員会、日本政府防衛省, ニューヨーク日本貿易振興機構 (JETRO)、知財コーポレション (旧知財翻訳研究所）。