フォーラム105号
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知財研フォーラム 2016  Summer Vol.106
特集 プロダクト・バイ・プロセス・クレームの今後
知財研フォーラム106号 特集タイトル
■2016年8月発刊
■定価 2,000円(税込、送料研究所負担)
■年間購読料 8,000円(税込、送料研究所負担)
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Contents
巻頭言 変わるものと変わらぬもの ―特許の品格―
鈴木 草平 (Sohei Suzuki) 〔ソニー株式会社 知的財産センター長〕
【特集】プロダクト・バイ・プロセス・クレームの今後
3 PBPクレームに関する検討の経緯と審査運用
  石原 徹弥 (Tetsuya Ishihara) 〔特許庁 審査第一部調整課 審査基準室 室長補佐・基準企画班長〕
 平成27年6月のプロダクト・バイ・プロセス(PBP)クレームに関する最高裁判決を受け、特許庁は、審査基準、審査ハンドブック、各種参考資料の公表等を行ってきた。そして平成28年3月には、それまでの検討結果を踏まえて改訂審査ハンドブックを公表した。 本稿では、PBPクレームへの対応を検討する際に今後参照していただきたい改訂審査ハンドブック(特に不可能・非実際的事情については2205)について、検討の経緯及び内容を説明する。
10 代理人としての対応 ― その1 化学系 ―
  菅原 峻一 (Shunichi Sugawara) 〔株式会社エミクラフト 代表取締役/弁理士(特定侵害訴訟代理業務付記)〕
 「プラバスタチンナトリウム事件」判決を受けて、化学系における影響、特許庁における対応とそれに対する化学系の代理人として留意すべき事項、クレームドラフティング・審査段階の手続・権利化後における留意事項などをまとめた。特に化学系の代理人としての対応において重要となる不可能非実際的事情の主張についても、最高裁判決と審査ハンドブックの内容を踏まえて言及する。
20 代理人としての対応 ― その2 電気・機械系 ―
  中尾 直樹(Naoki Nakao) 〔中尾国際特許事務所 代表/弁理士(特定侵害訴訟代理業務付記) 工学博士〕
 PBPクレームの審査対象か否かを実質的に判断することを示した平成28年3月30日公表の「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性に係る審査ハンドブック関連箇所の改訂の背景及び要点」(特許庁)の内容を支持する。また、PBPクレームに該当する場合の請求項の補正には 注意すべき点があると思われるので、各論として検討する。なお、不可能・非実際的の主張や判断に関しては、電 気・機械系では多くの分野ではあまり関係しないことと化学系の説明との重複を考慮し、言及していない。
【寄稿】
24 食品の用途発明に関する審査基準の改訂について
  滝口 尚良 (Naoyoshi Takiguchi) 〔特許庁 審査第三部無機化学 首席審査長〕
 食品の用途発明に関する特許・実用新案審査基準が改訂され、本年4月1日から、公知の物に新たな効能・機能を見いだした食品の発明については、いわゆる「用途発明」の形式での請求項の記載でも、新規性が認められることとなった。本稿では、今回の審査基準の改訂の背景、諸外国の状況、改訂の内容等について紹介する。今回の審査基準の改訂が、機能性食品をはじめとする食品分野の研究開発のインセンティブにつながることが期待される。
【連載】
31 判例研究㉒
存続期間の延長後の特許権の効力(特許法68条の2)の範囲
― 東京地方裁判所民事第29部平成28年3月30日判決 (平成27 年(ワ)第12414号 特許権侵害差止請求事件)・裁判所ウェブサイト―
 
東崎 賢治(Kenji Tosaki)〔長島・大野・常松法律事務所 弁護士〕
 本判決は、存続期間の延長後の特許権の効力が及ぶ範囲について判断した判決である。パシーフカプセル事件、ベバシズマブ事件両知財高裁判決の基準を具体化し、存続期間の延長後の特許権の効力が及ぶ均等物ないし実質的に同一と評価される物は、当該特許権に係る特許発明の種類や対象によって変わるとの重要な判断をしたものであり、特に、有効成分に係る特許発明については、存続期間の延長後の特許権の効力が及ぶ範囲は広いことを明らかにした点において注目すべき判決である。
42 ドイツ特許関係判決紹介 第1回
ドイツの侵害者利益に基づく損害の算定における寄与度と実施料相当額の考慮
― ドイツ連邦通常裁判所2012年7月24日判決〔ボトル搬送用箱事件〕・ BGH, Urteil v. 24.7.2012, GRUR 2012, 1226 ‒ Flaschenträger ―
 
川田 篤(Atsushi Kawada)〔川田法律特許事務所 弁護士・弁理士〕〕
 ドイツの特許関係訴訟の判決を紹介しながら、我が国の制度との相違点を浮き彫りにする。我が国の制度についても対比に必要な範囲において論ずるが、ドイツの制度の紹介に重点を置く。全4回程度の連載を予定し、第1回は「損害論」を扱う。第2回は「保護範囲」、第3回は「特許要件」、第4回は「間接侵害」を予定している。第1回の本稿においては、2012年の「ボトル搬送用箱事件」を取り上げ、侵害訴訟に始まり、特許無効訴訟を経て、損害賠償訴訟に至るドイツの特許関係訴訟の展開を描写する。そして、同事件の損害賠償訴訟の上告審判決において、①我が国の寄与度の考え方に近似する侵害者の利益における損害の割合的認定と、②当該割合的認定における適正な実施料相当額の考慮についての判示を紹介しながら、損害額の算定方法に係るドイツの連邦通常裁判所における近時の考え方を明らかにする。
52 インド知的財産制度の実務と課題 第1回
インドにおける初の強制実施権発動とその後
 
小川 聡(Satoshi Ogawa) 〔TMI総合法律事務所 弁護士〕
白井 紀充 (Norimitsu Shirai)〔TMI総合法律事務所 弁護士〕
 インドの製造拠点及び消費市場としての発展が続く中、同国の最新の知的財産実務をフォローする重要性がますます高まっている。本連載では、インドの知的財産制度の主要な論点について、実務上の取扱及び現状の課題を踏まえながら考察する。今回は、近年注目を浴びる医薬品特許の強制実施権の発動をめぐる状況について解説する。
59 南米知財最新情報
コロンビアとペルーから見るアンデス共同体知的財産制度
 
カラペト・ホベルト(Roberto Carapeto)〔ブラジル弁護士(Licks特許法律事務所) 早稲田大学知的財産法制研究所(RCLIP)リサーチコラボレータ 「ブラジル知財」ウェブサイト管理者〕
 コロンビアとペルーは近年、日本において関心が高まってきている。ペルーと日本とは、移民の関係による強いつながりがあり、日本企業が以前から進出している。一方で、コロンビアは、最近の経済発展によって投資先として検討されるようになってきた。
 ところで、コロンビアとペルーは、アンデス共同体に加盟している。このアンデス共同体は、日本ではまだあまり知られていないが、アンデス地域を中心とした統括的経済開発を目指す国家共同体である。本稿では、アンデス共同体とそれに関わる知的財産制度を紹介し、その後、コロンビアとペルーに関わる知的財産の状況を概説する。
67 アメリカ合衆国最高裁判例評釈
特許クレームの解釈における補助的事実についての審査基準
 
小田 真治(Shinji Oda)〔最高裁判所 事務総局 行政局 第2課長(前 最高裁調査官)〕
 2015年1月20日に下されたTeva Pharm. USA, Inc., et al.,v. Sandoz Inc., et. al.事件(注1)で、連邦最高裁は、連邦巡回区が特許クレームの解釈における補助的事実についての地裁の認定を審査する際には、連邦民事訴訟規則52(a)(6)所定の明確な誤り(clearly erroneous)の基準を用いなければならないとの判断をした。本稿では、同判決の概要及び同判決に至る背景・意義等について解説する。
   74 第89回 ワシントン便り
  今村 亘 (Wataru Imamura)
〔一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 ワシントン事務所 所長〕
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   80 お知らせ
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